本文轉(zhuǎn)載自中國知識產(chǎn)權(quán)報

1988年，“巴布豆（BOBDOG）”卡通形象在日本誕生，1994年正式進入中國市場，上海巴布豆兒童用品有限公司成立，后變更為巴布豆（中國）兒童用品有限公司（下稱巴布豆中國公司）。2001年2月，隨著以“BABUDOG”形象為品牌核心的泉州市巴布豆兒童用品有限公司（下稱泉州巴布豆公司）成立，兩家“巴布豆”因“BABUDOG及圖”商標(biāo)展開激烈紛爭。近日，隨著北京市高級人民法院終審判決的作出，雙方糾紛有了新的進展。

同一商標(biāo)頻頻招致紛爭

據(jù)了解，2017年2月9日，巴布豆中國公司對泉州巴布豆公司申請注冊的第1708658號“BABUDOG及圖”商標(biāo)（下稱訴爭商標(biāo)，如圖）提出無效宣告請求。實際上，早在2002年，訴爭商標(biāo)已引發(fā)了相關(guān)紛爭。

2000年11月1日，福建晉江萬泰盛鞋服有限公司（下稱萬泰盛公司）提交了訴爭商標(biāo)的注冊申請，指定使用在牛皮、書包、傘、香腸腸衣等第18類商品上。訴爭商標(biāo)初步審定公告后，上海巴布豆兒童用品有限公司于2002年1月提出異議，原國家工商行政管理總局商標(biāo)局（下稱原商標(biāo)局）經(jīng)審理決定對訴爭商標(biāo)不予核準(zhǔn)注冊。隨后，萬泰盛公司向原國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會（下稱原商評委）申請復(fù)審。2012年2月9日，原商評委作出復(fù)審決定，對訴爭商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊。2015年，訴爭商標(biāo)經(jīng)核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓至泉州巴布豆公司。

時隔5年后，巴布豆中國公司針對訴爭商標(biāo)提出無效宣告請求，主張訴爭商標(biāo)與其第3387370號“巴布豆及圖”商標(biāo)（下稱引證商標(biāo)一，如圖）及關(guān)聯(lián)公司巴布豆控股公司的第1434725號“LITTLE BOBDOG及圖”商標(biāo)（下稱引證商標(biāo)二，如圖）構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標(biāo)；訴爭商標(biāo)與巴布豆中國公司在先享有著作權(quán)的卡通小狗作品（下稱涉案作品，如圖）構(gòu)成實質(zhì)性近似，侵犯了其在先著作權(quán)。

據(jù)悉，引證商標(biāo)一由上海巴布豆兒童用品有限公司于2002年11月29日提交注冊申請，2004年8月28日被核準(zhǔn)注冊使用在錢包、傘、書包等第18類商品上，2010年11月經(jīng)原商標(biāo)局核準(zhǔn)變更注冊人名義為巴布豆中國公司；引證商標(biāo)二由紅林股份有限公司于1999年5月10日提交注冊申請，2000年8月21日被核準(zhǔn)注冊使用在傘、書包等第18類商品上，2009年8月經(jīng)原商標(biāo)局核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓至巴布豆控股公司。

針對巴布豆中國公司就訴爭提出的無效宣告請求，原商評委經(jīng)審理認(rèn)為，引證商標(biāo)一的申請注冊日晚于訴爭商標(biāo)的申請注冊日，不能成為訴爭商標(biāo)的在先權(quán)利障礙；訴爭商標(biāo)與巴布豆中國公司主張享有著作權(quán)的涉案作品在設(shè)計構(gòu)圖等方面有所差異，未構(gòu)成實質(zhì)性近似，訴爭商標(biāo)的注冊未損害巴布豆中國公司的在先著作權(quán)。但是，訴爭商標(biāo)獨立識別圖形部分與引證商標(biāo)二顯著獨立識別的小狗圖形在表現(xiàn)手法、整體視覺印象等方面相近，且訴爭商標(biāo)核定使用的書包、傘商品與引證商標(biāo)二核定使用的錢包、傘等商品在功能、用途等方面相近，訴爭商標(biāo)在上述商品上與引證商標(biāo)二構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標(biāo)；訴爭商標(biāo)核定使用的牛皮等其他商品（下稱復(fù)審商品）與引證商標(biāo)二核定使用商品不屬于同一種或類似商品，訴爭商標(biāo)在復(fù)審商品上與引證商標(biāo)二未構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標(biāo)。綜上，原商評委于2018年3月19日裁定對訴爭商標(biāo)在書包、傘商品上予以無效宣告，在復(fù)審商品上予以維持。

巴布豆中國公司不服原商評委所作裁定，隨后向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。

權(quán)利沖突處理引發(fā)關(guān)注

北京知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為，涉案作品整體上體現(xiàn)了設(shè)計者個人的選擇和判斷，具有獨創(chuàng)性，構(gòu)成著作權(quán)法中所規(guī)定的作品，巴布豆中國公司享有涉案作品的著作權(quán)；涉案作品在訴爭商標(biāo)申請注冊日前已經(jīng)公之于眾，且訴爭商標(biāo)原申請人萬泰盛公司在訴爭商標(biāo)申請注冊日前有機會接觸到涉案作品；訴爭商標(biāo)圖形部分為卡通小狗形象，與涉案作品在頭部形狀、耳朵、眼睛、鼻子方面基本一致，僅在手部及嘴部形狀上有所區(qū)別，構(gòu)成實質(zhì)性相似。綜上，法院認(rèn)定訴爭商標(biāo)的申請注冊損害了巴布豆中國公司對涉案作品享有的在先著作權(quán)。2019年9月2日，法院一審判決撤銷原商評委所作裁定，并判令國家知識產(chǎn)權(quán)局（根據(jù)中央機構(gòu)改革部署，原商評委的相關(guān)職責(zé)由國家知識產(chǎn)權(quán)局行使）重新作出審查裁定。

國家知識產(chǎn)權(quán)局與泉州巴布豆公司不服一審判決，隨后向北京市高級人民法院提起上訴。

北京市高級人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，涉案作品中的卡通小狗圖形具有一定的藝術(shù)美感，符合著作權(quán)法關(guān)于作品獨創(chuàng)性的要求，已構(gòu)成著作權(quán)法所保護的美術(shù)作品。向陽株式會社系涉案作品的原始著作權(quán)人，雖然巴布豆中國公司受讓取得涉案作品的時間晚于訴爭商標(biāo)申請注冊日，但其作為涉案作品的現(xiàn)權(quán)利人，有權(quán)提出該項主張。涉案作品在訴爭商標(biāo)申請注冊日前已經(jīng)公之于眾，訴爭商標(biāo)原申請人在訴爭商標(biāo)申請注冊日前，有機會接觸到涉案作品。經(jīng)比對，訴爭商標(biāo)中的卡通小狗圖形在耳朵、眼睛及臉型等方面的設(shè)計、布局與涉案作品基本相同，故二者構(gòu)成實質(zhì)性相似。因此，訴爭商標(biāo)的注冊損害了巴布豆中國公司對涉案作品享有的在先著作權(quán)。綜上，法院判決駁回國家知識產(chǎn)權(quán)局與泉州巴布豆公司的上訴請求，維持一審判決。

“在商標(biāo)行政糾紛案件中，著作權(quán)和商標(biāo)權(quán)時常會發(fā)生沖突，雖然著作權(quán)和商標(biāo)權(quán)分別由不同的法律所規(guī)制，但著作權(quán)是自作品誕生之日則由權(quán)利人擁有，而商標(biāo)權(quán)需要由注冊產(chǎn)生，一旦某一主體將他人的作品拿去申請商標(biāo)，權(quán)利的沖突便會由此產(chǎn)生，即損害了他人現(xiàn)有的在先著作權(quán)?！鄙虾０钚抨栔薪ㄖ袇R律師事務(wù)所高級合伙人、律師戎朝介紹，該案中，法院明確了判斷商標(biāo)的申請注冊是否損害他人在先著作權(quán)時的考慮因素，即涉案作品構(gòu)成著作權(quán)法的保護客體、當(dāng)事人為涉案作品的著作權(quán)人或者利害關(guān)系人、訴爭商標(biāo)申請人在訴爭商標(biāo)申請注冊日前有可能接觸涉案作品、訴爭商標(biāo)標(biāo)志與涉案作品構(gòu)成實質(zhì)性相似。該案不僅實現(xiàn)了個案正義，而且為同一類型的案件樹立了標(biāo)桿，在司法層面明確了權(quán)利沖突的判斷標(biāo)準(zhǔn)，能夠有效地保障在先權(quán)利人的利益，也有助于進一步規(guī)范商標(biāo)申請行為，減少惡意注冊、囤積商標(biāo)等行為的發(fā)生。

（王晶）